매일안전신문 - ‘마크곤잘레스’ 한국 주요패션기업과 상표권 문제 생겨

미국 프로 스케이트보더, 아티스트인 ‘마크 곤잘레스(Mark Gonzales)’가 국내 패션 중견기업과 상표권 분쟁에 휘말렸다.

마크 곤잘레스는 많은 사람들 사이에서 인정 받은 “역대 가장 영향력 있는 선수(G.O.A.T; Greatest of All Times)”중 하나이다. 또한 아디다스와 1998년부터 24년간, 슈프림과 2012년부터 10년간 콜라보를 진행한 바 있으며, 2002년에는 스케이트보드 브랜드 크루키드(KROOKED)를 설립하여 직접 디자인한 감각적인 아트워크를 선보이기도 했다.

하지만 2021년 일본의 원 라이선스 계약사인 사쿠라그룹의 마크 곤잘레스 저작권 라이선스 계약이 종료되면서 상표권 문제에 휘말렸다. 사쿠라그룹은 제 3자인 관계사를 동원하여 Mark Gonzales 서명체와 엔젤도형 상표를 한국 특허청에 부당하게 상표를 등록했고 다른 관계사 이름으로 등록인 명의를 세탁했다. 계약이 끝난 이후 이에 대한 마크 곤잘레스의 상표권 반환 요구를 무시하기도 했다.

해당 내용에 대해서는 상표권을 반환하지 않고 자신의 재산권으로 사업을 하려는 의도로, 사쿠라그룹의 관계사인 사쿠라인터내셔날㈜ 또한 부당하게 획득한 상표권을 기반으로 ㈜배럴즈와 2022년 1월 1일부터 10년간 새로운 라이선스를 공여하고 10년 이후 상표권을 양도한다는 종신조건부 라이선스 계약을 체결했다.

㈜배럴즈는 2022년 2월 ㈜비케이브로 상호를 변경하였고 마크 곤잘레스의 오리지널 서명체인
의 상표등록이 마크 곤잘레스측이 제기한 무효심판으로 무효화될 것이 예상되자, 이를 대신하여 마크 곤잘레스의 유사 서명체 를 출원하기도 했다.

이 외에도 ㈜비케이브는 정당한 권한을 획득하지 않았으면서 ART BY MARK GONZALES라는 표현과 함께 슈무 디자인 () 등 마크 곤잘레스가 창작한 내용을 무단으로 사용하고 있다.

마크 곤잘레스측은 이러한 상황 속에서 어려움을 겪고 있으며, 안 좋은 상황으로 이어지고 있다.이에 마크곤잘레스측은 상표권자이자 라이선서(상표제공자)인 사쿠라인터내셔날㈜과 라이선시(상표사용권자)인 ㈜비케이브의 행보를 막기 위해 특허청 특허심판원에 2021년 12월 20일자로 상표등록 무효심판 청구소송을 했다.

특허심판원은 마크 곤잘레스측의 신속심판청구를 받아주었으며, 마크 곤잘레스측의 주장을 인용하여 등록상표에 대한 무효심결을 내렸다. 따라서 사쿠라인터내셔날㈜과 ㈜비케이브는 마크 곤잘레스의 서명상표 및 엔젤도형을 사용할 수가 없게 되었다.

그리고 마크 곤잘레스측은 ㈜비케이브를 상대로 서울중앙지방법원에 저작권 침해 금지소송을 청구하고, 현재 일본과 중국에서도 사쿠라 인터내셔날㈜이 보유한 여러 선등록,선출원 상표들에 대한 무효심판과 이의신청을 제기한 상황이다.

마크 곤잘레스의 글로벌 에이전시이자 IP 보호 대리인인 ㈜리센시아의 김용철 대표는 “마크 곤잘레스가 보유한 저작권을 불법으로 사용하는 것은 그에 대한 소비자를 기만하는 것이다. 이번 무효심판 심결에 특히 감사하다고 생각하며, 앞으로도 소비자들을 생각해 더 노력하겠다" 라고 밝혔다.

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